Por Isabel Antón, Doctora en Derecho, Profesora Universidad Carlos III Madrid
Durante el año 2014, la marca Schweppes ha sido objeto de una intensa batalla judicial en España. Así, en lo que va de año alrededor de 50.000 tónicas de la marca Schweppes han sido retiradas del mercado español (véase al respecto M. Serraller en Expansión y A. Ortín en Cinco Días). Esta tónica fabricada en Inglaterra era importada por distribuidores de bebidas españoles, distribuidores no autorizados por el titular de la marca Schweppes en España. Es decir, la tónica fabricada en Inglaterra era importada a España de forma paralela a la red oficial de distribución. El porqué de los distribuidores independientes españoles para llevar a cabo dichas importaciones paralelas se basaba básicamente en una razón: el precio. A los distribuidores les salía más barato comprar la tónica en Inglaterra e importarla a España, que adquirirla de la red oficial española. El titular de la marca Schweppes en España se opone a dichas importaciones paralelas, ya que considera que se está vulnerando su Derecho de marca y ha iniciado una cruzada ante los tribunales Españoles para defender sus Derechos.
Antes de valorar los problemas jurídicos que suscita el asunto sería necesario tener en cuenta que la tónica fabricada y comercializada en Inglaterra bajo la marca Schweppes no es la misma que la tónica fabricada y comercializada en España bajo la misma marca. Esto es así debido a que el titular de la marca en España no es el mismo que el titular en Inglaterra. Por un lado, la empresa Orangina Schweppes que a su vez pertenece al grupo japonés Suntory es el propietario del Derecho de marca para el territorio español (también para el resto de Europa salvo Irlanda y Grecia). Por el otro, la multinacional Coca Cola es el fabricante y distribuidor oficial de la tónica Schweppes en Reino Unido (lo es también en Irlanda y en Grecia). Por lo tanto, nos encontramos con una misma marca, dos titulares diferentes para dos países distintos. Ante este escenario cabría preguntarse si es posible importar la tónica inglesa a España libremente.
El comercio paralelo dentro del EEE es lícito, aunque no hay ninguna regulación legal específica al respecto, así lo han venido considerando las instituciones europeas en numerosas resoluciones al respecto. Es posible decir que este fenómeno comercial que consiste en la reventa de productos originales al margen de la red oficial de distribución navega entre dos corrientes: la libre circulación de mercancías y el agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual. El comercio paralelo es una fuente alternativa de suministro a las redes oficiales de distribución, implica la libre importación y exportación de las mercancías dentro del EEE y en definitiva la consecución de un mercado único real. No obstante, el Derecho de marca también se protege. Se podría decir que esta protección se materializa en dos sentidos: 1) Derecho del titular a ser el primero en introducir el producto en el EEE. Esta primera venta la puede hacer él mismo o encargárselo a un tercero. Una vez realizada dicha venta no puede oponerse a las ulteriores comercializaciones por terceros de su producto. Esto es lo que se conoce como el agotamiento del Derecho de marca; 2) La posibilidad de vender mediante redes de distribución limitada, redes que no permiten el acceso a cualquier distribuidor para poder vender el producto. Aquí se podrían destacar especialmente las redes de distribución selectiva en las que el titular de la red exige que sus miembros cumplan con una serie de criterios cualitativos para poder pertenecer a la misma. Este tipo de redes de distribución aunque pueden presentar restricciones de competencia (ad ex. se limitan las ventas activas e incluso pasivas al nivel mayorista para evitar que los productos se vendan fuera de la red oficial) son permitidas por los efectos positivos que generan en el mercado en cuestión (ad. ex. prestación de un buen servicio preventa y posventa).
Por lo tanto, siguiendo lo expuesto, en el asunto Schweppes que nos ocupa parece ser que estaría claro. El titular de la marca Schweppes en España no podría oponerse a la reventa de tónica fabricada en Inglaterra aunque cuente con el derecho exclusivo a vender en territorio español. Pero, ¿verdaderamente está primando la libre importación de tónica inglesa en España?
Hasta el día de hoy en los diferentes procesos que se han abierto ante los tribunales españoles se le ha dado la razón al titular de la marca Schweppes en España [Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de La Coruña de 2 de enero de 2014 (JUR 2014\194664); Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada de 24 de marzo 2014(AC\2014\479); Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de La Coruña de 13 de mayo de 2014, núm. 93/2014 (JUR\2014\193691).
El argumento del titular de la marca Schweppes ha sido grosso modo el siguiente: las importaciones paralelas de tónica fabricada en Inglaterra designada con la marca Schweppes vulnera una de las funciones esenciales de la marca que es la de indicación del origen del producto. La venta de dos productos iguales (tónica) con una misma marca (Schweppes) pero fabricados por dos empresas diferentes (Orangina Schweppes en España y Coca Cola en Inglaterra) puede dar lugar a que el consumidor no tenga claro las características del producto que adquiere, ya que cada empresa fabrica la tónica de acuerdo a unos criterios que no tienen por qué coincidir entre ambas. Esto podría implicar que la función esencial de la marca se vea perjudicada debido a que no es posible garantizar que todos los productos designados con una misma marca han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la cual se la pueda hacer responsable de la calidad de los mismos.
Así, se podría afirmar que la libre circulación de mercancías está actualmente perdiendo la batalla ante el Derecho de marca. Esta libertad de importación y exportación en la Unión Europea presenta límites y uno de ellos es la vulneración de derechos de propiedad industrial e intelectual, pero la cuestión es si verdaderamente la venta en el mercado español de tónica fabricada en Inglaterra presenta confusión respecto al origen del producto. Esta afirmación no es fácil de determinar, ya que el consumidor siempre podría mirar el envase y ver quién ha fabricado el producto. No obstante, en el caso de que se pudieran plantear dudas en cuanto al origen, es el titular de la marca en España el que debe probar que efectivamente se daña una de las funciones esenciales de la marca, no basta con argumentar que la reventa en España de tónica inglesa es realizada por distribuidores no autorizados por el titular de la marca para territorio español, puesto que la reventa al margen de la red es lícita una vez que el Derecho de marca está agotado, y en este caso, así es. Una cosa es evidente en este asunto y es que la venta de tónica inglesa por distribuidores no autorizados por el titular de la marca en España implica una fuente alternativa de suministro. Esta alternativa podría implicar mayor competencia en el mercado. La venta de dicha producto en España es la venta de un producto que pertenece a un competidor. Aunque el origen de la marca es común, actualmente la tónica fabricada en Inglaterra pertenece a Coca Cola, competidor de Orangina Schweppes. Así cabría plantearse si la invocación de la lesión del derecho de marca es simplemente una estrategia para evitar la venta de productos de un competidor que pueden tambalear la exclusividad de fabricación y venta de Orangina Schweppes en el mercado español o realmente causa confusión en el consumidor.
En definitiva, el comercio paralelo es posible en base al principio de libre circulación de mercancías que se refleja en el agotamiento del derecho de marca, ya que una vez introducido el producto en el EEE el titular ya no tiene la posibilidad de oponer su Derecho de marca para paralizar la reventa de sus productos. Sin embargo, estos principios generales se ven modulados por el caso concreto. La licitud del comercio paralelo es prácticamente indiscutible pero los intereses en juego del asunto particular son los que pueden hacer que la balanza se incline más al lado del Derecho de marca que al de la libre circulación de mercancías. ¿Esto es correcto o incorrecto? Lo que es, es una realidad.
