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EUROPA: PATENTES ESENCIALES Y ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

VODAFONE DENUNCIA A TELEFÓNICA Y JAZZTELLa multinacional china Huawei Technologies y empresas con patentes esenciales podrán toparse con más dificultades para realizar acciones legales contra sus competidores por infringir sus patentes. El TJUE ha establecido en la sentencia en el asunto C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd / ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH las condiciones a aplicar en las licencias de franquicia a otorgar a otros fabricantes que quieran fabricar un producto antes de ejercitar una acción por infracción de patente esencial.

Los pleitos relacionados con patentes tecnológicas han aumentado exponencialmente en los últimos años, empresas como Apple, Samsung, Google, Motorola o Microsoft han acudido a los tribunales para proteger su tecnología.

Huawei había demandado ante los tribunales alemanes a ZTE por una supuesta infracción de sus patentes después de que ambas partes no pudiesen llegar a un acuerdo de licencia por una patente empleada en las redes 4G.

En particular, Huawei reclamaba el cese de la violación, la retirada de los productos, la presentación de datos contables y la concesión de una indemnización por daños y perjuicios. Con anterioridad, Huawei y ZTE habían mantenido conversaciones sobre la violación de la patente y la posibilidad de concesión de una licencia en condiciones FRAND, sin haber llegado a un acuerdo.

El Landgericht Düsseldorf solicitó al Tribunal de Justicia que precise las circunstancias en las que una empresa en posición dominante, como Huawei,  abusa de su posición al ejercitar una acción por violación de patente.

El Tribunal de Justicia en su sentencia distingue las acciones de cesación o de retirada de productos de aquellas cuyo objeto es la presentación de datos contables y la concesión de una indemnización por daños y perjuicios.

Con respecto al primer tipo de acciones, el Tribunal de Justicia considera que el titular de una patente esencial para una norma establecida por un organismo de normalización, que se ha comprometido irrevocablemente frente a este organismo a conceder a terceros una licencia en condiciones FRAND, no abusa de su posición dominante al ejercitar una acción por violación de patente para que cese la violación de su patente o para que se retiren los productos en cuya fabricación se ha utilizado esa patente, siempre que:

–       antes de ejercitar la referida acción, por un lado, haya avisado al supuesto infractor de la violación que se le reprocha mencionando la patente concernida y precisando la manera en que ha sido violada, y, por otro lado, haya transmitido al infractor, una vez que éste ha manifestado su voluntad de celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND, una oferta concreta y escrita de licencia en tales condiciones, precisando concretamente el canon y sus modalidades de cálculo, y

–       el supuesto infractor siga explotando la patente considerada y no trate esta oferta con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe, lo que debe determinarse sobre la base de elementos objetivos e implica en concreto la inexistencia de cualquier táctica dilatoria.

El Tribunal de Justicia considera concretamente que el supuesto infractor que no ha aceptado la oferta del titular de la PEN sólo puede invocar el carácter abusivo de una acción de cesación o de retirada de productos si presenta al titular de la PEN, en breve plazo y por escrito, una contraoferta concreta que corresponda a las condiciones FRAND.

En cuanto al segundo tipo de acciones, el Tribunal de Justicia señala que la prohibición de abusar de una posición dominante no impide, en circunstancias como las de este asunto, a una empresa, que se encuentra en posición dominante y es titular de una patente esencial para una norma establecida por un organismo de normalización con respecto a la cual se ha comprometido ante este organismo a conceder licencias en condiciones FRAND, ejercitar una acción por violación de patente dirigida contra el supuesto infractor de su patente para que se presenten datos contables relativos a los actos de utilización pasados de esa patente o para que se conceda una indemnización por daños y perjuicios en virtud de tales actos. En efecto, las acciones de esta naturaleza no afectan directamente a la aparición o al mantenimiento en el mercado de los productos conformes con la norma fabricados por competidores.

Fuente: Curia

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