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L’AZIONE INIBITORIA PROPOSTA DAL TITOLARE DI UN BREVETTO ESSENZIALE PUÒ COSTITUIRE UN ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

huaweiLa Corte di giustizia dell’Unone Europea si è pronunciata oggi nella causa C‑170/13, Huawei Technologies Co. Ltd / ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.

I fatti oggetto di controversia

La Huawei Technologies, società di dimensioni mondiali attiva nel settore delle telecomunicazioni, è titolare di un brevetto europeo notificato all’European Telecommunication Standards Institute (ETSI)  in quanto brevetto essenziale ai fini dell’applicazione della norma tecnica «Long Term Evolution». In occasione di tale notifica, la Huawei si è impegnata a concedere a terzi licenze a condizioni FRAND.

La Huawei ha esperito un’azione per contraffazione dinanzi al Landgericht Düsseldorf (tribunale regionale di Düsseldorf, Germania) contro due società del gruppo ZTE. Tale gruppo commercializza in Germania prodotti funzionanti sulla base della norma tecnica «Long Term Evolution», in tal modo sfruttando il brevetto della Huawei senza tuttavia versarle alcun corrispettivo.

Tramite l’azione giudiziale, Huawei ha chiesto la cessazione della contraffazione, il richiamo dei prodotti, la presentazione di dati contabili, nonché il risarcimento dei danni. In precedenza, la Huawei e la ZTE avevano avviato discussioni sulla contraffazione e sulla possibilità di concludere un contratto di licenza a condizioni FRAND, senza tuttavia pervenire a un accordo.

Il rinvio pregiudiziale e la pronuncia della Corte

Il Landgericht ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare a quali condizioni la proposizione di un’azione per contraffazione costituisca un abuso di posizione dominante.

Nell’odierna sentenza, la Corte distingue le azioni inibitorie o per il richiamo di prodotti da quelle volte ad ottenere la presentazione di dati contabili e il risarcimento dei danni.

Per quanto riguarda il primo tipo di azioni, la Corte ha dichiarato che il titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che si sia irrevocabilmente impegnato nei confronti di tale organismo a concedere a terzi una licenza a condizioni FRAND, non abusa della sua posizione dominante quando esperisce un’azione per contraffazione volta alla cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o al richiamo dei prodotti per la fabbricazione dei quali sia stato utilizzato tale brevetto, qualora:

‒     prima di esperire l’azione: i) abbia avvertito il presunto contraffattore della contraffazione addebitatagli, indicando il brevetto interessato e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto e ii) abbia trasmesso a tale contraffattore, dopo che quest’ultimo ha espresso la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni, specificando il corrispettivo e le sue modalità di calcolo, e

‒     il presunto contraffattore, continuando a sfruttare il brevetto, non abbia dato seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede, circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l’assenza di ogni tattica dilatoria.

La Corte ha dichiarato che, nel caso di specie, il presunto contraffattore, non avendo accettato la proposta del titolare del brevetto essenziale europeo, può eccepire il carattere abusivo di un’azione inibitoria o per richiamo di prodotti soltanto qualora sottoponga al titolare del brevetto, entro un breve termine e per iscritto, una controproposta concreta rispondente alle condizioni FRAND.

Per quanto riguarda le azioni per ottenere la presentazione di dati contabili o il risarcimento dei danni, la Corte ha dichiarato che, in circostanze come quelle in esame, il divieto di abuso di posizione dominante non impedisce a un’impresa in posizione dominante, titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che si è impegnata a concedere in licenza tale brevetto a condizioni FRAND, di esperire un’azione per contraffazione contro il presunto contraffattore del suo brevetto volta ad ottenere dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale brevetto o il risarcimento dei danni derivanti da tali atti. Secondo la Corte, tali azioni non hanno conseguenze dirette sull’immissione o sul mantenimento nel mercato di prodotti conformi alla norma tecnica fabbricati da concorrenti.

Il testo della sentenza è disponibile a questo link.

Fonte: Curia

 

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